Verfällt der Anspruch auf Löschung durch langes Untätigbleiben? Im Streit zwischen zwei spanischen Unternehmen der Lebensmittelbranche prüft der EuGH, ob ein Recht auf Löschung einer Marke durch Duldung dieser Marke verwirken kann. Wie der EuGH entschieden hat, erfahren Sie hier:
Im zugrunde liegenden Fall war ein Unternehmen Inhaberin der bekannten Unionsmarke "5J". Einige Jahre später meldete ein Konkurrenzunternehmen die Marken "5Ms" und "5Ps" in Spanien an. Die Inhaberin der bekannten Unionsmarke war der Auffassung, dass die Anmeldung des Konkurrenzunternehmens bösglaubig erfolgt sei, da bereits zuvor versucht wurde, die Marke "5Cs" anzumelden, wogegen erfolgreich ein Widerspruch erhoben wurde und die Eintragung daher vom Spanischen Patent- und Markenamt verweigert wurde.
Die Inhaberin der bekannten Marke mahnte daher im Jahr 2016 das Konkurrenzunternehmen ab und forderte den Verzicht auf diese Marken. In dem Schreiben setzte die Inhaberin der bekannten Marke eine konkrete Frist bis März 2017 und kündigte an, andernfalls eine Nichtigkeitsklage einzuleiten.
Trotz der gesetzten Frist erhob die Inhaberin der bekannten Marke erst im Jahr 2021 Klage auf Nichtigerklärung der Marken „5Ms“ und „5Ps“.
Das vorlegende Gericht wollte wissen, ob das Recht auf Löschung in einem solchen Fall bereits verwirkt ist, ob das Konkurrenzunternehmen aufgrund des Ablaufs der gesetzten Frist auf die Nichtgeltendmachung vertrauen durfte und ob eine Fristsetzung in einem Abmahnschreiben zu einer „Selbstbindung“ führt, die spätere Klagen wegen Bösgläubigkeit ausschließt.
Der EuGH stellte klar:
Bösgläubigkeit ist ein absoluter Nichtigkeitsgrund. Dieser kann nicht verwirken – auch nicht durch Zeitablauf oder durch Duldung. Ebenso wenig entsteht durch die Angabe von Klagefristen in einer Abmahnung eine Selbstbindung, die den Markeninhaber später hindern würde, sich auf die Bösgläubigkeit zu berufen.
Wer bösgläubig eine Marke anmeldet, kann sich nicht auf Verwirkung berufen und behält zeitlich unbeschränkt das Recht, eine Marke wegen Bösgläubigkeit löschen zu lassen.
Allerdings gilt dies nur für den Nichtigkeitsgrund der Bösgläubigkeit. Andere Nichtigkeitsgründe können sehr wohl durch Duldung verwirken: Duldet der Inhaber einer älteren Marke die Benutzung einer jüngeren Marke während eines Zeitraums von fünf Jahren in Kenntnis der Benutzung, kann er die Nichtigerklärung der jüngeren Marke wegen anderer Nichtigkeitsgründe nicht verlangen. Nach Ablauf von fünf Jahren bleibt daher allein die Möglichkeit, sich auf eine bösgläubige Anmeldung zu stützen.
Das Urteil verdeutlicht: Bösgläubige Markenanmeldungen sind jederzeit angreifbar. In anderen Fällen droht jedoch Verwirkung, wenn der Markeninhaber über Jahre hinweg untätig bleibt. Eine frühzeitige Prüfung und rechtzeitige Durchsetzung von Markenrechten ist daher entscheidend.
Wir stehen Ihnen bei der Durchsetzung und Verteidigung Ihrer Markenrechte gerne zur Seite.